NAMA : TYAS MUSTIKAWATI
NPM : 28210308
KELAS : 2 EB 22
CONTOH KASUS HUKUM DAGANG
SENGKETA MEREK DAGANG
INTERNASIONAL
KASUS POSISI
Newk
Plus Four Far East (PTE) Ltd, yang berkantor pusat di 60 B Martin Road 05-05/06
Singapore, Warehouse Singapore 0923 adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk
barang-barang pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, roks pan,
tas, koper, dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga,
kaos kaki olah raga, raket, bola jaring (net), sandal, selop, dan topi.Merek
dagang “LOTTO” ini terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen
Kehakiman tanggal 29/6/1979, dengan No. 137430 dan No. 191962 tanggal 4/3/1985.
Pada
1984 Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman telah menerima
pendaftaran merek “LOTTO” yang diajukan oleh Hadi Darsono untuk jenis barang
handuk dan sapu tangan dengan No. 187.824 pada tanggal 6/11/1984, pendaftaran
merek LOTTO untuk kedua barang tersebut tercantum dalam tambahan Berita Negara
RI No. 8/1984 tanggal 25/5/1987.Penggunaan merek “LOTTO” oleh Hadi Darsono
hampir sama dengan merek yang digunakan pada barang-barang produksi PTE Ltd.
Walaupun
Hadi menggunakan merek LOTTO untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam
produk-produk Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd., namun kesamaan merek LOTTO
tersebut dinilai amat merugikannya.Akhirnya pihak Newk Plus Four Far East Ltd
Singapore, mengajukan gugatan perdata di pengadilan terhadap Hadi Darsono
sebagai Tergugat I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman
(Bagian Merek-merek) sebagai Tergugat II.
Pihak Penggugat mengajukan
tuntutan (petitum) yang isi pokoknya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan
Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai
hukum bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang
LOTTO dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut
di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa
merek LOTTO milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II dengan
nomor register 187824, adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan,
ucapan kata maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan
serta memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kwalitas barang-barang;
4. Menyatakan batal,
atau setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek dengan register nomor
187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan
Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek
dengan nomor reg. 187824 dalam daftar umum;
6. Menghukum para
Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Atau menurut
kebijaksanaan Hakim.
PENGADILAN NEGERI
Hakim pertama memberi
pertimbangan sebagai berikut:
Dari
bukti P1 dan P2 terbukti bahwa “Merek LOTTO” milik Penggugat, terdaftar No.
137.430 dan W 191.962 untuk melindungi jenis barang-barang: pakaian jadi,
kemeja, dll.Dari bukti P3 diketahui bahwa merek Tergugat I dengan kata “LOTTO”
telah terdaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan No. 187.824 untuk
melindungi jenis barang handuk dan sapu tangan.
Pasal
2(1) UU Merek tahun 1961 menentukan, hak atas suatu merek berlaku hanya untuk
barang-barang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu.
Menurut
pasal 10(1) UU Merek tahun 1961 tuntutan pembatalan merek hanya dibenarkan
untuk barang-barang sejenis.
Tujuan
UU merek tahun 1961 khususnya pasal 10(1) adalah untuk melindungi masyarakat
konsumen agar konsumen tidak terperosok pada asal-usul barang sejenis yang
memakai merek yang mengandung persamaan.Menurut pendapat Majelis, walaupun
bunyi dari kedua merek Penggugat dan Tergugat I tersebut sama yaitu LOTTO,
tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan dengan asal-usul barang tersebut,
karena jenis barang yang dilindungi adalah merek Penggugat sangat berbeda
dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I.
Jurisprudensi
yang tetap antara lain Putusan MA-RI No. 2932 K/Sip/1982 tanggal 31/8/1983,
serta No. 3156 K/Pdt/1986 tanggal 28/4/1988, berisi: menolak pembatalan
pendaftaran merek dari barang yang tidak sejenis.
Pasal
1 SK Menteri Kehakiman No. M-02-HC-01-01 tahun 1987 tanggal 15/6/1987
menyatakan merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan
dipakai di wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang
tertentu.Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup berlasan,
karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.
MAHKAMAH AGUNG RI
Penggugat
menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan mengajukan permohonan
kasasi dengan alasan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, karena menolak
gugatan Penggugat. Pengadilan Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat
adalah pemakai pertama dari merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat
mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961.
Sementara itu, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dengan
tidak dapat membuktikan keaslian bukti-bukti yang diajukannya.
Mohon
Mahkamah Agung konsisten pada putusannya dalam perkara merek terkenal Seven Up
– LANVIN – DUNHILL: MA-RI No. 689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang
isinya sebagai berikut: Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena
mempunyai persamaan dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai
atau didaftarkan, walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika
menyangkut merek dagang terkenal. Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad
buruk Tergugat I. Tindakan Tergugat I, tidak saja melanggar hak Penggugat
tetapi juga melanggar ketertiban umum di bidang perdagangan serta kepentingan
khalayak ramai.
Mahkamah
Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa judex
facti salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan selanjutnya
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini. Pendirian Mahkamah Agung
tersebut di dasari oleh alasan juridis yang intinya sebagai berikut:
Newk
Plus Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di Direktorat
Paten & Merek Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985.Merek
LOTTO secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang
dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang
yang berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya. Merek
LOTTO, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang handuk dan saputangan,
pada 6 Oktober 1984.
Mahkamah
Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda dengan
yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I
tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang
yang termasuk dalam kelompok barang sejenis i.c kelengkapan berpakaian
seseorang dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan
lebih dahulu, Mahkamah Agung menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah
mendapatkan keuntungan dengan cara menumpang keterkenalan satu merek yang telah
ada dan beredar di masyarakat
Referensi:
